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美国商业方法可专利性的司法裁判标准

为了适应经济、技术发展的现实需要,美国专利司法部门一直在不断地探索和调整方法可专利性的判断标准。

  随着互联网技术的出现和快速普及,司法应当努力适应信息时代发展的现实要求,这当然包括方法可专利性判断标准的适当调整。为了适应经济、技术发展的现实需要,美国专利司法部门一直在不断地探索和调整方法可专利性的判断标准。

  美国专利法对可专利方法的规定

  美国专利法第101条规定,只要符合该法规定的条件和要求,任何人都可以就其发明或发现的任何新的且实用的方法、机器、制造品或者合成物及其任何新的且实用的改进获得专利权。

  根据第101条的规定,共有四类发明或者发现可以获得专利法的保护,即方法、机器、制造品和合成物。美国国会在立法时运用“任何”一词来修饰方法、机器、制造品和合成物这些术语,由此可以得知专利法规定的可专利主题范围是非常广泛的。

  美国专利法第101条规定了可专利主题的类别,并且范围相当广泛,仅从字面上看不出任何限制。但是根据美国联邦最高法院的判例,符合上述规定的可专利客体有三个例外,即自然规律、自然现象和抽象思想不属于可专利客体。自然规律、自然现象和抽象思想是人类知识的源泉,当然属于全人类所有,因此不能被任何人所独占。当然,美国专利法规定的可专利性要求只是一项发明获得专利权的门槛性条件。一项发明欲获得专利法的保护,不仅要满足“方法、机器、制造品和合成物”的类别要求,还要具备新颖性和非显而易见性,并充分公开发明的具体内容。

  就方法的可专利性标准来说,问题更为复杂。“方法”一词的含义,具有相当的广泛性和不确定性。美国1952年专利法对“方法”进行了定义和说明,即“方法”系指工艺、技艺或制法,包括对已知的方法、机器、制造品、合成物或材料的新利用。对于法律用语的解释,除非另有定义,否则应当按照它们日常的、当代的和普通的含义进行解释。同时根据法律解释常用的文理解释规则,对于含义模糊的术语,可以通过分析其邻近词语而获得精确含义,如果法律本身已经包含明确定义的,就应当遵循该定义。

  美国联邦最高法院曾指出,专利审查实践和司法审判实践应当严格遵循专利法对“方法”的明确规定,不能在日常、当代和普通含义之外去解释“方法”,更不能设定条件去限制或者排除“方法”的日常、当代或普通的含义。

  此外,美国联邦最高法院在Chakrabarty案中明确指出,“将方法按照某些标准进行分类,然后再将某些类别的方法直接排除在专利保护的客体范围之外,对于这种做法,美国国会在立法时未曾考虑,并且这种做法也违背专利法的目的。”

  “机器-转化”标准

  在1876年的Cochrane诉Deener案中,美国联邦最高法院将“方法”解释为“作用在行为对象上的一个行为或一系列行为,目的就是要改变行为对象的状态或者将行为对象转化成其他不同的事物”。因此,“能否改变行为对象的状态或者将行为对象转化成其他不同的事物”成为判断某一方法是否具有可专利性的标准。这就是美国专利司法实践中的“机器-转化”可专利性判断标准。

  “机器-转化”判断标准实际分为两个部分。申请人要想证明其权利要求符合美国专利法第101条的规定,他就应当要么证明其权利要求必须与特定的机器设备相结合,要么证明其权利要求能够完成物品的特定转化。另外,特定机器的运用或物品的特定转化,必须对权利要求的范围构成实质意义上的限制,即对申请保护的方法来说,特定机器的运用或者物品的特定转化应当是必不可少的,而不能是无关紧要或可有可无的。

  “机器-转化”判断标准发端于工业革命时代,机械和化工是当时的主要产业,有关方法的发明也主要集中在机械工程和化学工程领域,因此,绝大多数的方法发明是符合“机器-转化”可专利性判断标准的。但是,随着时代的发展变化,特别是新技术、新产业的出现,包括方法可专利性判断标准在内的整个专利制度都面临巨大挑战。

  “Freeman-Walter-Abele”标准

  随着计算机、软件等信息技术的出现,美国联邦最高法院开始有条件地将专利权授予某些不满足“机器-转化”判断标准的方法。1978年的Parker诉Flook案,可谓是信息时代有关方法可专利性判断标准的里程碑。该案涉及在催化转化过程中更新报警限制条件的方法是否具有可专利性的判断。美国联邦最高法院虽然没有授予该方法专利权,但是明确指出,可以有条件地将专利权授予某些不满足“机器-转化”判断标准的方法。

  后来,美国关税与专利上诉法院总结Freeman案、Walter案和Abele案,形成了当时的“Freeman-Walter-Abele”判断标准。该判断标准包括两个判断步骤。首先,判断权利要求所引用的“算法”是否属于Benson案意义上的算法(在Benson案中,美国联邦最高法院认为,数学算法是不具有可专利性的抽象思想);其次,判断该算法是否以某种方式作用于了某些物理对象或者是否运用了某些物理步骤。

  “Freeman-Walter-Abele”判断标准将权利要求进行拆解,然后,单独分析算法的可专利性。这种做法与美国联邦最高法院在Flook案中确立的“整体分析权利要求”可专利性规则不符,因此 “Freeman-Walter-Abele”判断标准已经不再适用。

  “实用、具体和有形结果”判断标准

  为了应对信息技术带来的挑战,美国联邦最高法院不断探索和总结方法的可专利标准。其中,“实用、具体和有形结果”判断标准是运用得最为广泛的一种裁判标准。

  “实用、具体和有形结果”判断标准最早形成于Alappat案,并被State Street案和AT&T案引用。在Alappat案中,美国联邦最高法院认为,涉案权利要求“是一个能够产生实用、具体和有形结果的方法”,因此属于可授予专利权的客体范围。在State Street案中,美国联邦最高法院认为,涉案权利要求“借助机器,通过一系列数学计算,将代表具体美元金额的数据转化成最终的股票价格,由于这种转化产生了一个实用、具体和有形的结果,因此属于可授予专利权的发明。”

  在AT&T案中,美国联邦最高法院认为,“申请保护的方法运用布尔算法原理产生了一个实用、具体和有形的结果,并且没有先行占尽该数学算法的其他用途,因此该方法属于可授予专利权的方法。”

  由此可以看出,数学算法本身只是没有任何实际意义的抽象思想,除非这些数学算法应用到了具体的实践中,否则都不能授予专利权。如果一种方法需要与特定机器设备相结合,或者能够改变特定物品的状态或将特定物品转化成不同事物,那么该方法通常来说就会产生一个实用、具体和有形的结果。在专利审查和司法审判实践中,一种方法能否产生“实用、具体和有形的结果”,对于判断该一方法是基本原理,还是基本原理的实际应用,在很多情况下都能够提供非常有用的参考依据。但是,该标准尚不足以用来直接判断某一方法是否属于美国专利法规定的可授予专利权客体。

  因此,“实用、具体和有形结果”判断标准只是“机器-转化”判断标准的辅助参考,而不能代替“机器-转化”标准成为判断方法可专利性的标准。

  新世纪Bilski案中的裁判标准

  在信息时代,不满足“机器-转化”可专利性标准的某些方法不应当永远被拒之于专利保护的大门之外。为了回应信息时代带来的挑战,美国联邦最高法院在21世纪之初的J.E.M.Ag Supply案中指出,美国专利法关于可授予专利权客体的规定应当随着时代变化而动态地发展,涵盖一切先前无法预见的新发明。后来的Bilski案更是直接将商业方法可专利性判断标准问题推至美国联邦最高法院的案头。

  在Bilski案中,申请人要求保护的发明,实际上就是一种如何对冲商品贸易领域因价格波动引发的市场风险的方法。美国联邦最高法院在该案的判决书中,结合先前判例阐述了方法可专利性的判断标准。美国联邦最高法院承认,在美国专利司法史上,该法院确实将“机器-转化”标准作为判断某一方法是否具有可专利性的标准,但是,后来的判例已经表明“机器-转化”标准并不是判断某一方法是否具有可专利性的唯一标准。为此,美国联邦最高法院重申了Benson案和Flook案对“机器-转化”标准的看法。

  Benson案只是把“能够完成物品状态的转化”当作判断某一方法是否具有可专利性的重要参考,并明确反对“不满足‘机器-转化’条件的方法不授予专利权”的做法。Flook案则明确表示,即使某一方法不满足“机器-转化”标准,仍然可以授予专利权。美国联邦最高法院总结指出,以往判例足以表明,“机器-转化”标准只是判断某一方法是否属于可授予专利权客体范围的重要参考依据,并不是唯一的判断标准。

  因此,美国方法可专利性标准问题并没有随着Bilski案而尘埃落定,仍在符合专利法目的和不违背专利法文本规定的情况下继续不断地发展。

  经验与借鉴

  根据Bilski案及其先前的Benson案、Flook案和Diehr案等判例,美国专利审查部门和专利司法部门判断某一方法是否具有可专利性时,首先要判断该方法是否属于美国专利法有关“方法”的定义范围,如果不在“方法”的定义范围内,则不能授予专利权;其次,如果该方法属于美国专利法规定的“方法”的定义范围,要继续判断该方法是否属于自然规律、自然现象或抽象思想,如果属于三者之一的,则不能授予专利权;最后,如果该方法不属于自然规律、自然现象或抽象思想,则要根据Benson案、Flook案、Diehr案以及Bilski案的相关论述,再进行具体判断。

  在对某一方法的可专利性进行具体判断时,当然可以参考“机器-转化”标准和“实用、具体和有形结果”标准,并且美国联邦巡回上诉法院在符合专利法目的和不违背专利法文本规定的情况下还可以提出其他限制性标准。

  随着互联网技术的出现和快速普及,司法应当努力适应信息时代发展的现实要求,这当然包括方法可专利性判断标准的适当调整。为了适应经济、技术发展的现实需要,美国专利司法部门一直在不断地探索和调整方法可专利性的判断标准。我国2017年新修订的《专利审查指南》规定,“涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”我们现在也开始有条件地将专利权授予一些商业方法,美国的专利司法实践也许能够为我们提供一些有益的借鉴。